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5月 7, 2025

悪意のある商標登録に対するインドネシア裁判所判決

Tilleke & Gibbinsは最近、暗号通貨マイニングハードウェアの大手メーカーであるBitmainを支援し、インドネシアで現地企業によって不法に登録されたBITMAIN商標およびANTMINER商標に対する取消訴訟で勝訴しました。

背景

Bitmainは2013年に設立され、BITMAINブランドおよびANTMINERブランドで市場展開しているデジタル通貨マイニングサーバーの大手メーカーです。同社は100以上の国および地域に顧客を持ち、強力なグローバル市場シェアを維持しています。

インドネシアでは、Bitmainは2018年からクラス35、36、41、42でBITMAIN商標の登録を有しています。しかしながら、現地企業によりBitmanが希望するクラスで商標をすでに登録していたため、他のクラスで商標を登録することができませんでした。Bitmainはまた、同じ現地企業がANTMINER商標を登録していることを発見し、インドネシアでANTMINER商標の出願を登録することが妨げられました。

Bitmainはこれらの商標と製品を世界中で使用しており、現地企業がインドネシアで登録する前にすでにさまざまな国で商標登録を取得していました。しかしながら、現地企業はインドネシアの先願主義を利用し、Bitmainが出願する前にBITMAINおよびANTMINER商標を取得しました。これは典型的な商標の先取りであり、外国商標を本来の所有者がまだ出願していない国で登録し、ブランドの成功から利益を得る意図を持つものです。

初期アプローチ

現地企業がこれらの商標の出願を行ったことを発見した後、Bitmainはそのうちの1つの出願がまだ公開期間中であることを確認しました。Tilleke & GibbinsはBitmainに対して当該出願に対して異議申立てを行うように助言し支援しましたが、異議申立ては現地企業が他のクラスで同一のBITMAIN商標をすでに取得していたため維持決定がなされました。結果として、出願は商標局のデータベースに登録されました。

異議申立てに対する不利な決定を受けて、私たちはまず、Bitmainと協力して、BITMAINおよびANTMINERの登録商標の自主的な削除または譲渡を求めることで相互に満足のいく解決策を模索しました。しかしながら、現地企業はBitmainの要求を拒否し、調停または訴訟を通じて問題を解決することを主張しました。選択肢を検討した後、Bitmainは当該登録商標に対する取消訴訟を提起することを決定しました。

訴訟を支援するために、商標の先取り者に関する徹底的な調査が行われ、Bitmainの主張を裏付ける証拠を収集しました。このステップは、特に現地企業の悪意の意図とBitmainのビジネスへの影響を示すため、Bitmainの事件を主張する上で重要でした。調査では、相手方の現地企業がインドネシアでBitmainのANTMINER製品を販売するためにBITMAIN商標およびANTMINER商標を使用していたことが明らかになりました。さらに、調査では、相手方がBITMAIN商標およびANTMINER商標がBitmainによって所有されていることを明示的に述べているウェブサイトを所有していることが判明しました。

訴訟手続

必要証拠を調査を通じて収集した後、BitmainはTilleke & Gibbinsの現地訴訟パートナーを通じて、悪意を主な法的根拠として、中央ジャカルタ商業裁判所に、現地企業に対する2件の取消訴訟を提起しました。

度重なる審理の後、2024年11月に裁判官はBitmainに有利な判決を下し、最終的にBitmainがBITMAIN商標およびANTMINER商標の正当な所有者であると宣言しました。Tilleke & Gibbinsは商業裁判所に対して、問題の商標がBitmainの商標と同一であり、悪意のある出願の前にさまざまな国で使用および登録されていたことを示し、現地企業が悪意で商標を出願したことを確認させるのに成功しました。商業裁判所はまた、現地企業のBITMAIN商標がBitmainの法人名と同一であると判断しました。

さらに、現地企業がこれらの商標を使用してBitmainの暗号通貨マイニングマシンANTMINERを販売しており、問題の商標が商業的に使用される意図で登録され、不正競争や消費者の欺瞞や誤認を招く可能性があったことを証明しました。これにより、消費者は現地企業がBitmainと提携していると誤認する可能性が高かった。

最後に、現地企業の悪意は、BITMAINおよびANTMINERがBitmainによって所有されていることを明示的に述べているウェブサイトによってさらに強調されました。結果として、裁判所はすべての商標を無効とし、商標登録簿から商標を削除するようインドネシア知的財産総局に命じました。

展望

インドネシアの先願主義制度は多くの課題に直面しており、商標の先取り者が当該制度を悪用する機会を生み出しています。Bitmain事件の結果は、インドネシアの知的財産制度にとって有望な展望を示しており、インドネシアが先願主義を採用しているにもかかわらず、その適用が絶対的ではないことを示唆しています。その一つが、悪意の出願は認められないというものです。

この成功にもかかわらず、いくつかの課題が残っています。取消訴訟は商業裁判所で審理される完全な訴訟であるため、手続遂行には時間と費用がかかります。それでも、本事件は商標登録における悪意のある意図に対処する重要性を強調し、法的システムが正当な商標所有者を不正行為から保護できることを示しています。

 

備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。

Indonesian Court Rules Against Bad-Faith Trademark Registrations

その他の情報 

10月 3, 2022
2022年7月1日、ミャンマー商務省は2019年商標法に基づく出願の様式を規定した通知第44/2022号を発行した。ミャンマーの知的財産局(IPD: Intellectual Property Department) の 「ソフトオープン」 期間が2年に迫っており、本格的なオープンの時期は未定であるが、この新たな通知は実質的な進展であり、商標法の完全実施に向けての進展と考えることができる。 通知には、(知的財産局のウェブサイトでミャンマー語と英語の両方で発行された) 次の19の様式について説明した付属書が付属していた。 商標の登録出願 代理人の選任 出願の回復の請求 出願の訂正の請求 出願の取下げの請求 出願に係る商品又はサービスのリストを限定する請求 出願の分割の請求 商標登録に対する異議申立 登録証の謄本交付の請求 商標登録の訂正請求 商標登録の更新の請求 商標登録の名義変更の登録の請求 登録商標のライセンスの登録の請求 登録商標のライセンスの登録抹消の請求 登録商標の無効の請求 登録商標の取消の請求 代理人変更の請求 期限延長の請求 不服申立て 附属書は、商標法に記載されている特定の請求に対応する各様式の詳細な要件を提供している。ただし、様式の使用と提出は、知的財産局からのさらなる手続上のガイダンスを待つ必要がある。 商標法に基づく事項の様式が発行されたので、次のステップは、各手続の料金の発表であり、その後、知的財産局はソフトオープンの第2ステップに入る準備が整う。 第2ステップでは、既存の商標(ミャンマーの旧制度下で登録れたもの、または国内で使用されているもの)は、商標所有者が直接またはオンラインシステムを利用できる現地代理人を通じて、公表された様式を使用して知的財産局に提出することができる。さらに、ソフトオープンの第2フェーズの開始時には、ソフトオープンの第1フェーズ中に既に提出された出願に関連する手数料を支払わなければならない。 知的財産局に既存の商標を再出願していない商標所有者は、次の第2フェーズでの出願の準備のために、商標ポートフォリオと書類を見直すべきである。知的財産局のソフトオープン中に出願された(フェーズに関係なく)すべての商標は同一の出願日が割り当てられる。
10月 3, 2022
最近成立した改正ベトナム知的財産法 (以下、「改正IP法」という)は、2009年を最後に知的財産法が改正されて以来、ベトナムの知的財産制度に対する最も重要な改正であり、222の条項のうち80の条項に影響を与え、12の新しい条項が新設された。 ベトナム国会は2022年6月16日に改正IP法を承認し、一部の条項を除き2023年1月1日に施行される。 商標に関する改正IP法の注目すべき点として、次の点が挙げられる。   [1] 音商標(Sound Marks)の保護 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP: Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership)の一環としてベトナムが約束を果たすために、改正IP法は保護対象として音商標を追加している。しかしながら、これらの非伝統的な商標をより簡単に審査するために、法律は音商標が写実的表現(Graphical Representation)で表わすことができる必要があると規定している。 第73.7条には、「著作物の全部または一部の複製物。ただし、著作権者の承諾を得た場合は、この限りではない。」旨を構成する音商標の拒絶理由も追加された。この規定は広範囲にわたるものであり、音商標を含むものとは別に多くの場合に使用される可能性があり、広範な著作権の保護の向上が期待される。   [2] 周知商標(Well-Known Mark)の定義 第4.20条は、周知商標の定義を、 「ベトナムの領土全域にわたって消費者によって広く知られている」 という古い一般的な定義に代えて、 「ベトナムの領域内の関係分野の公衆に広く知られている」 ものを意味するように修正している。この新しい定義は、国際基準に沿ったものであり、これにより、商標所有者の商標がベトナムでの周知商標として認められる機会が増えると予想される。 また、改正IP法では、後願商標の拒絶理由との関係では、後願商標の出願日より前に周知状態を取得しなければならないことが明確化されている。さらに、改正IP法は、第75条に 示された8項目の基準のいくつかまたはすべてに基づいて、商標の周知性を決定することができることを確認している。   [3] 後願商標を拒絶するために使用される存続期間満了後の商標の期限の短縮 今日では製品のライフサイクルが短くなっていることを考慮し、ベトナムの規制を他の法域の法律や運用と適合させることを目的として、後願商標が保護されないようにするために使用される存続期間満了後の商標の期限が3年に短縮された (従前の規定では5年)。   [4] 取消または無効手続中の商標出願の停止 過去においては規定がないため、引用商標に対する取消または無効手続と商標出願の手続が相容れない場合、商標出願人はしばしばジレンマに直面した。しかしながら、改正IP法では、出願人はベトナム国家知的財産庁に対し、関連する不使用取消または無効の手続の結果を待つために、商標の審査手続の停止を請求することができる。これは、商標の帰趨に大きな影響を与える可能性がある。   [5] 「Bad Faith (悪意) 」 が正式に異議申立理由と無効理由となる 悪意の欠如は、商標所有者、特にベトナムで商標登録を受けていない者にとって、商標の無断使用者と戦う上で長年大きな困難となっていた。改正IP法では、 「悪意」 の行為が商標出願や登録に対して異議申立て・無効にする独立した法的理由として初めて認められた。   [6] 出願商標の新しい拒絶理由および登録商標の終了・無効の新たな理由 (1) 拒絶 改正IP法では、係属中の商標出願を拒絶する2つの拒絶理由が追加されている。 (i) ベトナムで保護されていた、または保護されている植物品種の名称の使用(そのような標章が、植物品種から収穫された同種または類似の植物品種あるいは同種の製品である商品に対して登録されている場合) (ii) 他人の著作権の保護の対象となる著作物のキャラクター又は図形の名称および画像であって、出願日以前に広く知られていたものの使用   (2) 終了 また、改正IP法では、登録商標の存続期間の終了理由として、次の2つが追加されている。 (i) 当該登録商標が、当該登録商標を付した商品又はサービスの普通名称(一般名称)となっていること (ii) 商標所有者又は所有者の許諾を受けた者が保護される商標を使用することにより、商品またはサービスの性質、品質または出所に関して消費者に誤認を生じさせること この改正は、EUベトナム自由貿易協定(EVFTA: EU-Viet Nam Free Trade Agreement)に基づく。   (3) 無効 改正IP法では登録商標を無効にするために新たな法的理由が設けられた。 (i) 登録商標の出願人に悪意があると判断された場合、その登録商標の一部または全部を取り消すことができること (ii) 商標出願の修正によって、最初に出願された商標の性質が拡大又は変更されたこと   [7] 立体商標を拒絶するより詳細な理由 改正IP法では、立体商標の拒絶理由を次のように追加し、明確化している。 (i) 立体商標は商品の一般的な形状である。 (ii) 立体商標は商品に必要な技術的(機能的)特性を表現したものに過ぎない。 (iii) 立体商標は商品の価値を大幅に高める。 最初の2つの理由は一般的で明確であるが、3番目の理由は新規なものであるが非常に曖昧であり、この条項をどのように解釈し適用するかについてのさらなるガイダンスが必要である。   [8] 商標異議申立と情報提供の並行手続 改正IP法では、審査手続中に第三者が意見を共有する仕組みが以前からあったことに加え、新たに第三者が商標出願に異議を申立てることができる仕組みが導入された。なお、第三者の意見は商標出願の審査に対する参考資料に過ぎず、対象の商標の公開日から商標保護証の付与の決定の日までいつでも提出できる。一方、異議申立ては、第三者が商標出願の公開日から5月以内に商標出願に対して異議を申し立てる独立したスキームである。   [9] コメント いくつかの不明確な規定が残っているが、改正IP法は、商標の権利化手続を容易にし、より良い方法で権利を確保し、ベトナムを世界の条約および一般的な慣行に近づけている。
10月 3, 2022
【背景】 タイでは、他の国と同様に、登録商標の取消しには多くの法的理由がある。商標法第63条に基づく不使用の理由は、長い間、請求人にとって最も困難な理由の一つであった。 商標法第63条は、いかなる利害関係者も、商標登録の取消しを商標委員会に請求できると規定している。しかしながら、請求できるのは、請求時に、その商標の所有者が指定商品に登録商標を使用する意思がなかったことを証明できる場合である。取消請求の請求人はまた、取消請求前の3年間において、その商標が登録されている商品に対して善意で使用されていなかったことを示さなければならない。商標の所有者は、不使用が意図的なものではなく、 「取引における例外的な状況」 によるものであることを証明することによって、取消請求に対して反論することができる。 タイで不使用取消しが問題となっている理由の一つは、商標法が商標登録後に商標を使用しなければならない正確な期間を規定していないことである。そのため、商標委員会は、商標権者がその商標を将来使用する計画があると主張するだけで、そのことを証明する証拠を提出していないにもかかわらず、不使用取消請求を却下するのに十分であると判断した事例があった。   【最近の商標委員会の判断】 ある事件において、ある請求人の商標出願が、登録商標と誤認混同するほどに類似するとして商標登録官によって拒絶された。その後、請求人は引用された商標に対して不使用取消しを請求した。同時に、請求人は、登録商標の商品の一部と重複すると思われる商品を、自己の商標出願から削除することを決定した。これにより、商標登録官は引用商標を取消し、出願商標の登録に進めることができる。しかしながら、出願が引用された登録商標と抵触しないとみなされ、商標委員会は、請求人が引用商標に対して不使用取消しを請求できる 「利害関係人」に該当せず、不使用取消請求の理由を判断することなく、引用商標に対する不使用取消請求を却下した。   【コメント】 本審決は、商標法第63条に基づく 「利害関係人」 の定義を、引用商標に類似するとして拒絶された出願中の商標を有している当事者のみを含むと狭めているように考えられる。これは、 「利害関係人」 という表現も使用している、商標法の別の条文に基づく取消請求に関する過去の最高裁判所判決 (5333/2558) と矛盾する。この判決では、裁判所は 「利害関係人」 を不使用取消請求の対象となる商標との 「接点(connecting point)」 を有する者と定義した。裁判所の文言によれば、 「接点」 は必ずしも商標出願の拒絶に限定されるものではなく、過去に登録された商標の存在によって影響を受ける可能性のある他の状況も含まれ得る。 本件に関する商標委員会の判断が、将来の不使用取消手続において適用されるかどうかは、まだ不明である。適用される場合、不使用取消請求の成功率は現在よりもさらに低くなる可能性が高くなる。
9月 23, 2022
2023年1月1日、ベトナムにおいて新たに改正された知的財産法が施行され、ベトナムの知的財産制度が国際基準に沿ったものになると、顕著な影響が著作権の分野に現れる。改正知的財産法の重要な変更点を以下にまとめる。   [1] 複製(改正知的財産法第4条10、第20条1.c、第29条3.b、第30条1.a、第31条1.b)。 複製(reproduction)とは、態様又は形態の如何を問わず、一定の著作物または録音・録画の一部または全部の複製物を作成すること(再製)をいう。したがって、著作物の一部のみを再製することも複製行為とみなされ、制裁を受ける可能性がある。   [2] 頒布権(同法第20条1.d、第29条3.d、第30条1.b、第31条1.d) 頒布権(distribution rights)は有体物に限定されることが明記されている。したがって、著作物、録音・録画、放送番組の固定をデジタル形式で利用可能にする行為(例えばインターネットを通じて)は、頒布行為とはみなされない。   [3] 著作権侵害の例外(同法第25条、第25a条) 改正知的財産法は、著作権侵害の例外の範囲を拡大している。中でも、障害者に対する例外が追加された(第25a条)。複製、実演、(当事者が原著作物または複製物に合法的にアクセスできる場合)利用可能な形式での著作物の伝達が認められる(第25a条第1項)。 また、政府が認定した非営利団体が関連分野で活動する場合は、例外(頒布権を含む)が追加されている(第25a条第2項)。 さらに、「芸術の著作物」や「収集・編集著作物」 が例外として認められていないことも注目される。   [4] 侵害に対する権利行使(28条および35条) 著作権および隣接権の侵害行為を特定するアプローチに大きな変化がある。具体的には、改正知的財産法では、可能性のある侵害行為をすべて列挙する代わりに、著作権または隣接権の制限・例外規定に該当しない人格権や財産権を侵害する行為が著作権または隣接権の侵害となると述べている。 これは、現行の知的財産法のように、限定的なリストに含まれていないというだけで侵害行為が見逃されることが少なくなることを意味する。 加えて、知的財産法は、著作権および隣接権の権利者が著作物および隣接権の対象を保護するために使用する技術手段および権利管理情報に関する侵害行為を知的財産権に関する侵害行為として改正および導入している。 これらの著作権および隣接権の追加された侵害行為の導入は、著作権および隣接権の保護に関連して使用される効果的な技術手段または権利管理情報の回避に対する法的保護および効果的な法的救済を提供する。   [5] 著作権使用料の決定と分配(44a条) 知的財産法には、著作権使用料を共同著作者と共同所有者の間で決定し分配する原則に関する条項が追加されている。これは、著作物、実演、録音・録画、または放送番組への創作参加と資本貢献の相対的な割合を考慮し、(例えば、種類、形態、品質、数量または使用頻度に基づいて)使用形態に応じて、当事者間の相互合意を優先する。合意できなければ、政府の規則が適用される。   [6] 自身による保護に対する権利(198条) 当該権利権は、権利者が以下のことができるように拡大されている。 知的財産権の侵害を防止し、技術の急激な変化に対応するため、権利管理情報の提示その他の技術手段の実施すること 電気通信ネットワークおよびインターネット上の侵害コンテンツの削除を侵害者に要求すること 本改正は、著作権者がデジタル環境において著作権を侵害しているコンテンツを、当局の命令なしに削除するよう積極的に要求できるようにする革新的なものである。これにより、権利者が著作権を侵害しているコンテンツの削除をサービスプロバイダー (ISP)に要求する根拠となる。   [7] 著作権および隣接権の推定(198a条) 著作権および隣接権の推定について、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)第18.72条を遵守するための規定が導入されている。したがって、反証がない限り、「著作者、実演家、録音・録画製作者、放送事業者、映画製作者、その名称を一般的な方法で表示された出版者」は著作者と推定される(198a条1)。 本規定は、 (a) 権利者の立証責任、 (b) エンフォースメント機関による著作物の所有者の検証、を容易化することで、著作権侵害訴訟を加速させるのに役立つ。改正知的財産法は、「 名称の一般的な方法での表示」についてさらに明確にしている。   [8] サービスプロバイダー(ISP)の責任(198b条) 新たに導入されたISPの義務に関する第198b条は、現在の定義よりも広くISPを定義し、特定の種類のISPではなくその機能を列挙することによって、デジタル環境における著作権侵害に対処する効果的な方法をもたらす。さらに重要な点として、改正知的財産法は著作権および隣接権を保護するためにISPが権利者と直接調整する責任を規定する条項を導入しており、これによりエンフォースメントがより容易になる。 また、セーフハーバー(safe harbor)条項を享受するための条件として、テイクダウンとサイトブロックの仕組みが必要である、ISPに対するセーフハーバーが導入されている。具体的には、ISPは次の場合にのみセーフハーバーを主張できる。 デジタル情報コンテンツが送信元で削除されたこと、または、送信元からデジタル情報コンテンツへのアクセスがキャンセルされたことを認識している場合、デジタル情報コンテンツを削除するか、そのようなコンテンツへのアクセスを拒否する場合 著作権や隣接権を侵害していることが判明した場合に、速やかに削除またはアクセス禁止措置を講じる場合   [9] 共同管理組織(56条) 共同管理団体については、著作権使用料の料率や支払方法を文化・スポーツ・観光省に提出して承認を受けるなどの義務が追加されている。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。Vietnam’s Amended IP Law to Strengthen Copyright Protection